作者簡介：

唐順良，新型煙草領(lǐng)域資深律師，高級經(jīng)濟(jì)師，代表國內(nèi)企業(yè)最早策劃并成功無效國際煙草巨頭多件核心專利，熟悉新型煙草領(lǐng)域法律政策及專利總體布局、技術(shù)脈絡(luò)。

編者按：

2021年5月14日，美國國際貿(mào)易委員會針對2020年5月15日雷諾煙草（已被英美煙草收購）提出的337調(diào)查申請做出初步裁定：菲莫國際（PMI）旗下的加熱不燃燒產(chǎn)品涉嫌侵犯雷諾煙草兩項(xiàng)專利，禁止進(jìn)入美國市場。

對于所有中國電子煙企業(yè)，其研發(fā)加熱不燃燒產(chǎn)品不可回避的問題正是如何規(guī)避IQOS專利。而這次，英美煙草反過來告贏了IQOS。這其中到底是怎么樣的經(jīng)過？又會對中國企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？

本文作者唐順良律師長期從事新型煙草專利法律工作。綜合資料研究和多年案件經(jīng)驗(yàn)，他以本文為卷卷智庫各位讀者系統(tǒng)梳理本案的前因后果，并對國內(nèi)新型煙草企業(yè)的專利戰(zhàn)略提出建議。

本文看點(diǎn)：

*英美煙草與PMI長達(dá)一年的專利戰(zhàn)全過程梳理；

*什么是美國的“337調(diào)查”，國內(nèi)企業(yè)如何應(yīng)對？

*英美煙草與PMI的“神仙架”會打到什么時候，國內(nèi)企業(yè)是否會受到波及？

*面對日益激烈的全球新型煙草專利競爭，國內(nèi)企業(yè)的專利策略應(yīng)如何制定？

以下為文章原文。

ITC裁定菲莫國際侵犯雷諾煙草專利337調(diào)查案解讀

作者：唐順良

（首發(fā)于公眾號“卷卷智庫”，2021年5月）

1、案件回顧

1.從一年前說起——雷諾訴菲莫案件時間回溯

這是國際煙草巨頭之間規(guī)?；⑾盗谢?、持續(xù)化的訴訟戰(zhàn)，ITC的“514的裁定”并不是起點(diǎn)，亦非終點(diǎn)。想要看通透發(fā)生在當(dāng)下即2021年5月14日ITC的雷諾訴菲莫的裁定，需要從更早的時間線開始回溯。

(1)2020年5月1日 / 美國 / IQOS通過PMTA?

2020年5月，PMI（菲莫國際）耗費(fèi)數(shù)千萬美元成本的PMTA申請得到了FDA的通過，標(biāo)志著IQOS全球化進(jìn)程中拿到了權(quán)威的官方認(rèn)證，同步申請的 MRTP（改良風(fēng)險(xiǎn)煙草產(chǎn)品）也在7月通過了FDA的審核。

這是PMI在美國市場，乃至全球HNB市場的里程碑事件。至此，PMI基本完成全球?qū)＠季趾虵DA法律審核兩大法律背書，加速其傳統(tǒng)煙草替換的沖刺式發(fā)展。

(2)2020年5月15日 / 美國 / 雷諾煙草針對菲莫提出6件專利侵權(quán)指控

就在PMI的IQOS剛剛成為第一個獲準(zhǔn)在美國銷售的第一個加熱不燃燒產(chǎn)品時，英美煙草迅速啟動針對菲莫的專利戰(zhàn)——同年5月15日，雷諾煙草（2017年被英美煙草收購）專利持有人（RAI 戰(zhàn)略控股公司、 R.J. 雷諾茲煙草公司）在美國起訴，指控奧馳亞客服公司、菲莫美國、奧馳亞集團(tuán)、菲莫國際、菲莫生產(chǎn)公司產(chǎn)品涉嫌侵犯其專利號為：US8314591、US9814268、US9839238 、US9901123、US 9930915、US10492542等六件專利權(quán)，目標(biāo)直指IQOS進(jìn)入美國市場。而雷諾煙草的新型煙草業(yè)務(wù)，此前已被英美煙草收購，雷諾發(fā)起的訴訟即代表著背后的英美煙草。

(3)2020年6月 / 美國 / 菲莫對英美煙草提出專利無效申請

針對雷諾煙草（英美煙草）在美國的專利指控，一貫重視專利布局和法務(wù)的菲莫國際，內(nèi)部法律顧問和外部律師團(tuán)隊(duì)在一個多月的時間里，完成了對雷諾公司涉案專利的無效宣告。雷諾的相關(guān)專利的穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)。

(4)2021年3月 /英國 / 英國高等法院裁定IQOS兩項(xiàng)專利無效

英美煙草在英國指控菲莫IQOS的多件專利無效，到2021年3月其中兩件專利EP3398460B1、EP3491944 （US 9901123B2同族專利）被英國高等法院認(rèn)定無效。用米德法官的話說：“這些專利僅僅涵蓋了一種將再造煙草制成香煙的方法，所有的方法，包括卷制、聚龍薄片或切割，加熱都是有限的，對一個熟練團(tuán)隊(duì)來說是顯而易見的，這確實(shí)代表了各大煙草公司加熱不燃燒產(chǎn)品專利的普遍問題，在一個狹窄的技術(shù)空間里改頭換面，技術(shù)更新迭代的創(chuàng)造性空間越來越小?！?/p>

(5)2021年5月14日/ 美國 / ?ITC對雷諾煙草的337調(diào)查申請作出裁定

2021年5月14日，ITC針對此前雷諾煙草提出的337調(diào)查申請做出初步裁定（337-TA-1199），菲莫產(chǎn)品涉嫌侵犯雷諾煙草US 9930915B2、US 9901123B2，禁止進(jìn)入美國市場。

裁定文件截圖

ITC裁定的本案件，如菲莫不服，有權(quán)向委員會提起復(fù)審請求。如提起復(fù)審請求，其應(yīng)當(dāng)在臨時初裁做出之后8日內(nèi)提起，雷諾公司應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)提交回復(fù)意見。委員會通常在臨時初裁做出之日起45日內(nèi)決定是否進(jìn)行復(fù)審，并在做出決定復(fù)審之后的45日內(nèi)做出復(fù)審決定。

2.到底侵權(quán)了什么？——ITC裁定IQOS侵權(quán)技術(shù)點(diǎn)分析

從雷諾煙草訴狀中可以看出，在文書第17-19頁提到起訴IQOS涉嫌侵犯兩份美國專利（US 9930915B2、US 9901123B2）的具體權(quán)利要求，由此可以分析ITC本次裁定涉及的專利侵權(quán)主要技術(shù)點(diǎn)。由于篇幅限制，我們僅以US9930915B2為例進(jìn)行分析。

US9930915B2專利指控中，雷諾提到IQOS侵犯其第1，2和第5項(xiàng)權(quán)利要求。

其權(quán)利要求1翻譯如下：

一種與一次性吸煙制品一起使用的可重復(fù)使用的控制單元，其特征在于，所述可重復(fù)使用的控制單元包括控制殼體，包括:

(1)接收端，所述接收端用于接收一次性吸煙制品的接合端部并且具有電能源，所述電能源包括從其向外延伸的突起，并且所述接收端包括與單獨(dú)的電加熱構(gòu)件上的電觸點(diǎn)形成電連接的部件；以及

(2)控制單元部分，所述控制單元部分包括電源、開關(guān)部件，所述開關(guān)部件驅(qū)動從電能源到電加熱構(gòu)件的電流流動，以及流量調(diào)節(jié)部件，所述流量調(diào)節(jié)部件調(diào)節(jié)從電能源到電加熱構(gòu)件的先前啟動的電流流動，其中與電觸點(diǎn)形成電連接的部件位于突起上。

從權(quán)利要求及起訴文書來看，雷諾指控的技術(shù)對比證據(jù)應(yīng)該是指向IQOS電連接操作關(guān)系，即“電源—控制—加熱片（突起）上電接觸點(diǎn)”，該專利權(quán)1并沒有限定加熱方式為中心加熱或周向加熱，保護(hù)范圍相對較大，IQOS電連接加熱結(jié)構(gòu)確實(shí)存侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，ITC初裁結(jié)論禁止在美國市場銷售。

由于篇幅所限，不再對該專利技術(shù)方案，權(quán)利要求詳細(xì)解讀，建議國內(nèi)新型煙草企業(yè)研發(fā)人員對US9930915B2，結(jié)合在中國、歐洲、日本等主要新型煙草市場國家的專利授權(quán)情況進(jìn)行分析，排除和自身產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，避免產(chǎn)品出口到類似國家地區(qū)面臨的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（專利附圖如下）。

3.英美煙草與PMI的專利戰(zhàn)背景

作為老牌的國際煙草巨頭英美煙草，在新型煙草領(lǐng)域一直緊跟PMI的步伐，不斷加大加熱不燃燒產(chǎn)品的投資和市場拓展力度，但在專利布局和產(chǎn)品競爭力方面，仍和菲莫存在差距，包括從產(chǎn)品到市場的整個產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，均無法與PMI形成抗衡。然而，美國加熱不燃燒市場的重要性，對英美煙草來說不言而喻，這也是其專利訴訟背后市場搶奪的訴求。

英美煙草與PMI較早的專利糾葛源于日本，后續(xù)在美國、德國、英國發(fā)生了訴訟，但各國司法程序和涉案的專利及權(quán)利要求都不太一致，有興趣的公司可以根據(jù)本文做相應(yīng)的梳理、研究。

日本的涉案專利比較有代表性，2018年6月PMI在日本起訴英美煙草Glo產(chǎn)品侵權(quán)。Glo當(dāng)時沒上市多久就采取了降價促銷的方式正面與IQOS競爭，引起了IQOS銷量下滑，一向在專利上謹(jǐn)慎的PMI率先發(fā)起了專利訴訟。

菲莫在日本使用JP6210611B2（中同族專利為：CN102595943B），名稱為“一種用于接收形成浮質(zhì)的襯底的電加熱的發(fā)煙系統(tǒng)”來起訴Glo產(chǎn)品（技術(shù)點(diǎn)對比詳見文末PDF），但英美煙草在日本也對該專利發(fā)起了專利無效宣告。

菲莫的專利攻防戰(zhàn)不限于針對同樣級別的國際煙草，也不限于日本、歐洲和美國等已經(jīng)開放（或準(zhǔn)開放）的加熱不燃燒煙草市場。在2018年6月在日本對英美煙草Glo的訴訟后，菲莫于2018年底，在中國發(fā)起了系列的專利維權(quán)訴訟。

其主要針對國內(nèi)民營企業(yè)在中國發(fā)起了一批專利侵權(quán)訴訟，涉及的幾乎是IQOS產(chǎn)品采用的核心專利。其中部分案件已經(jīng)審結(jié)，相關(guān)被告被判侵權(quán)，總體來看PMI國內(nèi)訴訟的意圖主要是威懾?zé)熅咂髽I(yè)的對外出口業(yè)務(wù)，在國際上營造一種氛圍，這樣就造成當(dāng)中國企業(yè)的產(chǎn)品出口到目標(biāo)市場時，當(dāng)?shù)乜蛻舻穆蓭熞话愣几鼮樯髦氐靥岢鰧＠謾?quán)風(fēng)險(xiǎn)大的意見。例如，筆者就已經(jīng)收到多件國外律師針對出口產(chǎn)品提出的專利意見，其中大多涉及PMI專利，銷售商都比較謹(jǐn)慎。（詳見2019年5月筆者在“電子煙”公眾號發(fā)布的另一篇文章“理性應(yīng)對IQOS專利訴訟”）

2、新型煙草企業(yè)需關(guān)注“337調(diào)查”政策變化

1.什么是337調(diào)查

由于境外各國的專利糾紛處理程序差異，所采取的應(yīng)對措施也不相同，本次ITC裁定IQOS禁入美國市場即是因?yàn)槔字Z發(fā)起的337調(diào)查申請。

“337調(diào)查”是美國最常見的程序。337調(diào)查的對象為進(jìn)口產(chǎn)品侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的行為以及進(jìn)口貿(mào)易中的其他不公平競爭，目的為禁止一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。

2.337調(diào)查的“新程序”

一個普通的337調(diào)查程序通常需要經(jīng)歷事實(shí)證據(jù)開示、權(quán)利要求解釋、專家證據(jù)開示、開庭前準(zhǔn)備、開庭程序、開庭后程序、初步裁決、委員會復(fù)審、委員會最終裁決以及總統(tǒng)復(fù)審等階段。2021年5月12日ITC頒布了一項(xiàng)新的試點(diǎn)計(jì)劃，允許行政法官就某些特定問題在全面聽證之前提前作出臨時初步裁決，從而避免把所有問題都留在全面聽證之后的初步裁決中認(rèn)定，避免各方以及ITC資源的浪費(fèi)，提高337調(diào)查的效率。

ITC指出可以納入該試點(diǎn)計(jì)劃的問題應(yīng)當(dāng)是：

（1）可以決定案件成敗或者在全面聽證之前可以解決重大問題的事項(xiàng)；以及，

（2）有利于促成和解或者有助于解決當(dāng)事方的全部爭議。

ITC列舉了可能落入該試點(diǎn)計(jì)劃的問題，包括是否侵權(quán)、專利是否有效、是否有起訴資格以及是否滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求等。

3.中國企業(yè)如何應(yīng)對337調(diào)查

專利案件中，新程序給國內(nèi)企業(yè)短時間高效集中進(jìn)行權(quán)利要求解釋及不侵權(quán)答辯提供更快捷的程序，避免把所有問題都留在全面聽證之后的初步裁決中認(rèn)定。這個政策有利于中國企業(yè)就某些特定問題獲得提前結(jié)案的機(jī)會。

值得注意的是，如果通過證據(jù)發(fā)現(xiàn)申請人在專利的權(quán)屬上有瑕疵，可考慮請求行政法官啟動試點(diǎn)計(jì)劃，提前解決申請人是否擁有起訴資格的問題，新型煙草企業(yè)在專利分析儲備方面非常重要，及時提出無效抗辯策略，以抑制申請人短期內(nèi)通過速裁程序確定侵權(quán)打擊出口的策略。

3、專利戰(zhàn)的下一步走勢預(yù)判以及對中國新型煙草企業(yè)的影響

英美煙草與PMI的專利訴戰(zhàn)，對國內(nèi)新型煙草企業(yè)的影響如何？兩家國際煙草巨頭的“神仙打架”，“凡人”會遭殃么？

從專利存量的角度來說，PMI總體上占優(yōu)勢，盡管英美本次在美國獲得初勝，但在專利無效程序結(jié)束后，未必有利。換句話說，英美煙草要利用專利徹底阻擊IQOS，最終未必能夠?qū)崿F(xiàn)。相反，PMI的專利很多都抑制了英美的產(chǎn)品Glo的競爭優(yōu)勢。

筆者預(yù)測煙草巨頭之間可能會妥協(xié)，達(dá)成一些和解。一方面，PMI要加快完成對傳統(tǒng)卷煙替換速度、控制替換成本，不想陷入訴訟糾葛；另一方面，英美也想盡快提高市場份額，消化研發(fā)投入成本，下一步的競爭更多會轉(zhuǎn)化成營銷和品牌的競爭。

在此研判的基礎(chǔ)上，極有可能出現(xiàn)：

(1)中國企業(yè)在HNB煙具出口時，遇到國外經(jīng)銷商提出專利意見、終止合作等情況的常態(tài)化；

(2)HNB國際專利訴訟一定程度上會使得一些研發(fā)能力弱沒有核心技術(shù)的中小企業(yè)發(fā)展困難。

4、對中國新型煙草產(chǎn)業(yè)及企業(yè)專利布局策略建議

1.合理評估專利風(fēng)險(xiǎn)

國際煙草公司之間發(fā)生的訴訟是很正常的商業(yè)行為。任何技術(shù)領(lǐng)域，要做到絕對無專利風(fēng)險(xiǎn)再上市，都是很難甚至不太可能的事。過高、過低估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)都不是正確的思路，更重要的是專利和市場都與很強(qiáng)的時效性。等到菲莫等煙草巨頭一定程度開放專利的時候，市場和品牌的建設(shè)也失去很多機(jī)會，尤其是煙具的出口型企業(yè)。

專利風(fēng)險(xiǎn)的解決策略有很多種，包括合作、談判、交叉許可、無效抗辯、不侵權(quán)抗辯等。企業(yè)應(yīng)意識到所有涉訴專利都應(yīng)該作為關(guān)注的重點(diǎn)，對照判定產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，分析研發(fā)方向，如何規(guī)避專利。

2.調(diào)整專利分析布局策略

根據(jù)涉訴專利的信息重新調(diào)整專利分析和研究的思路，加強(qiáng)涉訴情報(bào)的檢索分析能力，從商業(yè)、法律、技術(shù)層面系統(tǒng)思考問題，有些專利確實(shí)難以規(guī)避，但是常規(guī)的思路，專利持有人一般不會對小規(guī)模的涉訴產(chǎn)品采取的侵權(quán)措施，更多的是來自銷售商的提示和合同風(fēng)險(xiǎn)，專利訴訟通常發(fā)生在具有一定競爭關(guān)系的企業(yè)之間。

在專利布局方面，還是得借鑒煙草巨頭的專利布局策略，尤其如上所述專利，在不同國家布局的策略不同，撰寫質(zhì)量都非常高。筆者也曾看到一些不錯的專利規(guī)避方案，也申請了專利，但是沒有及時布局到相關(guān)市場國家，甚至有的專利申請有瑕疵，被競爭對手利用完善在其他區(qū)域申請了專利，阻礙了產(chǎn)品的進(jìn)入。

3.善用各國程序爭取利益

在中國國內(nèi)，商標(biāo)公告期被異議較為常見，但專利公告期相關(guān)方提公眾意見的策略常常被忽略了。盡管這個策略在專利法是一個很小的點(diǎn)，但在新興技術(shù)領(lǐng)域如果應(yīng)用得當(dāng)，持續(xù)對競爭對手公告專利提出公眾意見阻礙授權(quán)，或縮小保護(hù)范圍，對規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是事半功倍的策略。

其法律依據(jù)是專利法實(shí)施細(xì)則四十八條，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利審查指南2010》第二部分第八章第4.9節(jié)中“對公眾意見的處理”部分。具體做法是企業(yè)可以通過跟蹤競爭對手的專利布局，在公開階段向?qū)彶閱T提供意見，意見被采納后專利申請可能被駁回，或申請人修改縮小范圍。

以英美煙草Glo產(chǎn)品對應(yīng)專利CN201680037678.4 “用于加熱可抽吸材料的設(shè)備” 為例，其成功規(guī)避了IQOS上述核心專利，但分析其權(quán)利要求，創(chuàng)造性并不高，如專利CN99815538.1公開其大部分技術(shù)特征，影響該專利創(chuàng)造性，可以通過提公眾意見阻礙授權(quán)，一旦被駁回，其技術(shù)方案將可以直接采用而沒有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

所以，各企業(yè)在專利分析過程中發(fā)現(xiàn)公告期目標(biāo)市場國家專利對自身有風(fēng)險(xiǎn)的，可以檢索證據(jù)及時向?qū)＠痔岢龅谌揭庖?#xff0c;對障礙專利發(fā)起無效也是一種有益的策略。

4.組建行業(yè)層面的新型煙草專利組織，形成合力對抗國際巨頭

國際煙草公司往往都擁有強(qiáng)大、高效和經(jīng)驗(yàn)豐富的律師團(tuán)，并且已經(jīng)擅長將專利戰(zhàn)與市場策略結(jié)合的商業(yè)打法。與之相比，國內(nèi)民營企業(yè)，尤其是單個企業(yè)，很難和國際巨頭在專利戰(zhàn)上與之抗衡。

筆者在此建議，中國電子煙產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、核心企業(yè)等可以構(gòu)建專利領(lǐng)域行業(yè)組織，圍繞以下方面開展工作：

(1)集中優(yōu)勢資源，甄別聘請新型煙草領(lǐng)域法律、知識產(chǎn)權(quán)專家組建強(qiáng)大的專家團(tuán)，形成合力；

(2)向組織成員企業(yè)提供危機(jī)應(yīng)對咨詢，并采取多種策略應(yīng)對國外煙草公司對國內(nèi)加熱不燃燒卷煙市場的專利封鎖，在目標(biāo)市場國家發(fā)生爭議時，給國內(nèi)企業(yè)提供及時的專利咨詢；

(3)在關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)領(lǐng)域，可通過該組織建立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟或?qū)＠?#xff0c;共享部分專利，互惠互利，提高國內(nèi)產(chǎn)品在國際市場占有率。

免責(zé)聲明：本平臺致力于好文推送，并對文中觀點(diǎn)保持中立，所發(fā)內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)、交流之用。文章及圖片版權(quán)歸原作者及平臺所有。若涉及版權(quán)問題，請留言聯(lián)系。